我国专利法采用司法裁判与行政裁决并行的专利侵权纠纷处理机制，即除了可以通过司法诉讼程序解决是否构成侵权行为以及侵权责任的问题，还可以通过行政裁决来解决。由于行政裁决在解决特定专利侵权纠纷方面具有效率高、程序简、成本低等特点，目前也有越来越多的专利侵权纠纷在通过行政裁决途径进行处理。

无论是司法裁判还是行政裁决，被控侵权人通常会向行政机关提起专利无效宣告请求，挑战外观设计专利权的稳定性，以此作为一种对抗手段。我国专利法采用的是侵权程序与确权程序二元分立体制，即侵犯专利权纠纷经由侵权程序决定，而专利有效性的问题由行政确权程序解决。

那么，在涉及外观设计专利侵权纠纷中，伴随外观设计专利权的确权程序，上述侵权及确权程序会涉及到外观设计侵权比对、以及外观设计专利权与现有技术比对的问题。由于二元分立体制，具体比对判定的主体则可能是司法机构、行政裁决机构以及确权行政机构，具体需要实体判断的问题则可能包括涉案外观设计与被控侵权产品外观设计、或者涉案外观设计与现有设计之间的比对判断，以确定是否落在保护范围内、或者是否属于现有技术或无明显区别。尤其是，被诉侵权人通常还会采用现有设计抗辩手段，即抗辩被控侵权产品属于现有设计，以证明被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。此时，更是需要同时考虑被控侵权设计、现有设计、以及涉案外观设计三者，通过三者之间的比对来判断被控侵权产品是否与现有设计近似、与本外观设计近似。具体来说，在实务中，上述实体对比主要聚焦在待比较的外观设计是否构成“相同或近似”、是否“属于现有设计”以及是否“具有明显区别”这几类情况。

笔者认为，尽管现有设计抗辩与外观设计专利授权标准分属于侵权纠纷和确权两个不同程序，二者所保护的法益和追求的价值取向并不相同，但是司法机关与行政机关在相关实体判断中，均要涉及各种外观设计的比对，如何把握司法机关与行政机关的比对标准、各地法院系统、各地行政部门系统及无效行政部门内部以及相互之间的标准是否统一？其是实务中影响专利侵权判定走向及专利权效力确定性的关键因素，成为业界关注的焦点。

本文从外观设计侵权中的现有设计抗辩的视角，结合相关法律、司法解释及部门规章的具体规定，从侵权程序中司法裁判与行政裁决关于“落入外观设计专利保护范围”、侵权与确权中关于“属于现有设计”、以及确权程序中“无明显区别外观设计”与侵权程序中“近似外观设计”的认定这三个方面来比较实体判定标准，以期探寻三者之间的细微差别。

（一）对于司法与行政程序中关于落入外观设计专利保护范围的判断比对。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称司法解释）第八条规定，司法裁判中关于是否落入保护范围的标准是外观设计是否“相同或近似”，所谓“近似”即“在整体视觉效果上无实质性差异”，具体是两者的区别对整体视觉效果无显著影响。其中列举了不具有显著影响的情况：1）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；2）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。同时，各地法院的各判例从设计空间、局部细微差别、设计要点、功能性设计特征及材料、内部结构特征等方面对整体视觉效果的影响因素进行了列举。

上海知识产权法院发布的《外观设计专利侵权类案要件指南》（以下称要件指南）中进一步对近似外观设计的5种情况进行了明确，同时明确了设计要点在判断显著性方面的影响：“外观设计的设计要点在一般情况下相对于其他设计特征，对外观设计的整体视觉效果更具有影响”、“如果被诉侵权产品使用了外观设计专利的全部设计要点，通常可以认定被诉侵权产品与外观设计属于相同或者近似外观设计。相反，如果被诉侵权产品未使用权利人外观设计专利的全部设计要点，则一般不认定被诉侵权产品与外观设计属于相同或者近似外观设计”。

而国家知识产权局2019年12月发布的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》（以下称办案指南）中也采用外观设计是否“相同或近似”作为是否落入专利权保护范围的标准，并明确“设计要素的区别对整体视觉效果不具有显著影响，则属于近似的外观设计”，同时明确“近似外观设计包括二者实质相同的外观设计”（即专利审查指南中明确规定的外观设计实质相同的5种情形，且与要件指南中明确列举的近似的5种情形一致）。并且，也与司法裁判标准一样，从设计空间、区别点所在部位是否易见、以及区别点是否为局部细微差异等多方面因素对显著性影响的关系进行了明确。

可见，在落入外观设计保护范围角度，司法裁判与行政裁决在实体认定标准上基本一致。

（二）侵权与确权中关于“属于现有设计”的判断比对

在侵权纠纷中，如果被控侵权人提出现有设计抗辩，在上述落入外观设计专利保护范围的前提下，侵权处理机关就需要判断被控侵权产品外观设计是否属于现有设计，以此作为基础来判定现有技术抗辩是否成立。同时，如被控侵权人或案外人提起无效宣告请求，一般都会涉及专利法第23条第1款和第2款的无效理由，即提出涉案外观设计专利不属于现有技术和/或与现有技术不具有明显区别，确权时需要判断外观设计是否属于现有技术。也就是说，无论是司法裁判、行政裁决还是行政确权均会涉及关于是否“属于现有设计”的判断比对问题。

根据司法解释的规定，被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，即属于现有设计，从字面上看，其与前述关于落入外观设计保护范围的判断标准是相同的。在现有设计抗辩中，判断是否属于现有技术时，司法裁判中采用“相同或者无实质性差异”实际上即为“相同或近似”的标准，即与侵权程序中“近似”的判定标准一样。值得一提的是，在判定是否具有实质性差异时，司法裁判中还考虑了专利外观设计的贡献，即考虑专利外观设计与现有技术的区别是否在被控侵权设计上体现来综合考虑其对整体视觉效果的影响，从而判定是否属于现有技术。

而行政裁决中关于“属于现有设计”的判断，根据上述办案指南的规定，其明确了“相同或无实质性差异”（相同或近似）即“属于现有设计”，但同时又进一步规定“相同或无实质性差异”即“属于相同或实质相同的外观设计”，作为判定是否属于现有设计的标准。并且，行政裁决中进一步将专利审查指南中5种情况作为实质相同的标准。可以看出，办案指南中虽然采用了与侵权程序中一样的术语，但两者含义却并不相同。笔者认为，行政裁决中的“属于现有技术”实际上就是指“相同或实质相同的外观设计”，这与专利法第23条第1款的规定及专利审查指南中关于实质相同的标准保持一致。尽管如此，行政裁决中关于现有技术抗辩的规定中，也有与司法机构类似的“专利外观设计与现有技术的区别是否在被控侵权设计上体现来综合考虑其对整体视觉效果的影响”作为判断现有设计抗辩是否成立的判定逻辑，但笔者认为司法裁判和行政裁决的规定在上述判定标准的实际操作上是有差异的。

而在外观设计专利确权程序中，根据专利法第23条第1款的规定，不属于现有设计是指既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计。其中，在专利审查指南中明确列出了实质相同的五种情形。可见确权程序中现有技术的判定标准很明确，即包含在侵权程序的司法裁判中“近似外观设计”的标准内，司法裁判中还具有例如功能限定的特征这样不是行政裁决和确权程序的因素。其次，专利法第23条第1款规定的现有技术与专利法第23条第2款规定的“明显区别”是分开的单独条款，在专利审查指南中也是分开进行规定的，而且审查指南中关于“明显区别”的4种情形与侵权程序中因为“近似外观设计”所以属于现有技术的判断标准相类似，这也进一步证明确权程序中现有技术的判断标准与侵权程序中司法裁判的标准不同，而与行政裁决中类似，但又有所区别。

可见，关于现有设计的判断比对中，行政裁决与行政确权的认定标准是统一的，均与司法裁判中关于是否属于现有技术的判断标准略有差异，确权程序与行政裁决中关于“属于现有设计”的判断标准，相比司法裁判程序中范围要小，认定更严格。

（三）关于侵权程序中“近似”与确权程序中外观设计“无明显区别”的关系

既然司法裁判的“近似外观设计”的判断对比标准与行政裁决相同，在涉及现有技术抗辩时司法裁判中的“属于现有设计”判定标准与行政裁决和行政确权有所不同，而行政确权中还有“不具有明显区别”的规定，那么侵权程序中的“近似”与确权程序中的“不具有明显区别”之间的关系该如何理解？

在侵权处理程序中的“近似外观设计”，正如前文关于侵权保护范围的认定标准中所述，司法解释及相关判例中明确列出了设计空间、局部细微差别、设计要点、功能性设计特征及材料、内部结构特征等方面对整体视觉效果的影响因素作为近似外观设计的判断条件。

另外，专利法第23条第2款规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。在专利审查指南中第四部分第五章第6.1节，明确规定了“二者的差别对于产品外观设计整体视觉效果不具有显著影响，则不具有明显区别”。同时，进一步明确了在判断是否具有明显区别时需要考虑的4种因素，包括易见部位、惯常设计、功能唯一限定的形状以及局部细微变化。

可以看出，上述4种因素在侵权程序中司法裁判或行政裁决关于“近似外观设计”的对比判断因素中基本上都有涉及，或者相同或者类似。基于上述分析，笔者推定侵权程序中的“近似”标准包括了“无明显区别”，但“近似”有更丰富的内涵和更多的因素。

综上所述，在涉及现有设计抗辩的外观设计专利侵权纠纷并需要行政确权的程序中，涉及到司法裁判、行政裁决及行政确权三个判断实体，以及是否“近似”及是否属于“现有技术”的两个实体问题的判断。笔者认为，在判断标准上三个实体和两个程序是既有相同也存在差异，其中侵权程序中在判断是否落入专利保护范围即是否“近似”上司法裁判和行政裁决标准是相同的，而且包括了行政确权中“不具有明显区别”的全部因素，并具有更丰富的内涵。在是否属于现有技术的判断上与行政裁决司法裁判略有差异，但与行政确权标准基本一致。基于目前的现状，笔者建议，作为代理方我们在实务中应该根据案情具体实际情况，综合考虑上述不同程序中判断标准的异同，来合理选择侵权或无效的代理策略，为委托人争取最大的权益。

参考资料

[1] 中华人民共和国专利法.

[2] 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释.（2009发布）

[3] 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二).（2016发布，2020修正）

[4] 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定.（2001发布，2020修正）

[5] 国家知识产权局.专利侵权纠纷行政裁决办案指南.

[6] 国家知识产权局.专利审查指南2010(2019年修订).

[7] 外观设计专利侵权类案要件指南（第1册）

撰稿|李佑宏  张英